Capitolul VIIIStingerea drepturilor asupra mărcilor

Art. 54.

(1) Titularul poate să renunțe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

(2) Renunțarea la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele și serviciile la care marca se referă, la data înscrierii renunțării în Registrul mărcilor.

(3) Dacă o licență a fost înregistrată, renunțarea la marcă este înscrisă numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licențiatului despre intenția de a renunța la marcă.

(4) În situația în care sunt înscrise în Registrul mărcilor garanții reale sau măsuri de executare silită, renunțarea la marcă nu poate fi înscrisă decât cu acordul beneficiarului garanției sau după radierea înscrierii măsurilor de executare silită.

Art. 55.

(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;

b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;

c) după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;

d) marca a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) și i).

(2) Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului;

b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanțe independente de voința titularului, cum ar fi restricțiile la import sau ca urmare a altor dispoziții ale autorităților publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;

c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;

d) folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.

(3) Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a) și până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuși, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoștință de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.

(4) Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

(5) Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere. La cererea uneia dintre părți, poate fi stabilită o dată anterioară de la care a intervenit unul din motivele de decădere.

(6) Marca se radiază din Registrul mărcilor și mențiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 56.

(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) sau (3);

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință.

(2) O cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular.

(3) Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, pe baza unuia dintre următoarele motive:

a) marca anterioară, care poate fi anulată pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), nu a dobândit un caracter distinctiv potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiași articol;

b) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziții;

c) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (3) lit. a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul acestor dispoziții.

(4) Anularea înregistrării mărcii va avea efect retroactiv, începând cu data depozitului reglementar al mărcii.

Art. 57.

Anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 56, 75 sau 82, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii potrivit prevederilor art. 55, 74 sau 83 pot fi solicitate:

a) pe cale judiciară, la Tribunalul București; sau

b) pe cale administrativ-jurisdicțională, la OSIM.

Art. 58.

(1) Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiași articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, nu poate să ceară anularea și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune utilizării mărcii anterioare sau semnului anterior, chiar dacă acestea nu mai pot fi invocate împotriva mărcii ulterioare.

Art. 59.

(1) În cadrul procedurii de anulare a înregistrării unei mărci în care este invocată existența unei mărci înregistrate cu o dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, la cererea titularului mărcii ulterioare, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data depunerii cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, în condițiile prevăzute la art. 55, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și care sunt invocate în cererea de anulare sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată cu cel puțin 5 ani anterior datei depunerii cererii de anulare.

(2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de 5 ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art. 55, a expirat, titularul mărcii anterioare prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alin. (1), dovada că marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv în perioada de 5 ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori că au existat motive întemeiate pentru neutilizare.

(3) În absența dovezilor prevăzute la alin. (1) și (2), o cerere de anulare întemeiată pe existența unei mărci anterioare se respinge.

(4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, în condițiile prevăzute la art. 55, doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii de anulare, doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și în situația în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, caz în care utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

Art. 60.

(1) Dacă un motiv de decădere sau de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

(2) În cazul în care pentru o marcă a Uniunii Europene este invocată senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate potrivit prevederilor unor acorduri internaționale, anularea mărcii sau decăderea din drepturi a titularului acestei mărci care stă la baza invocării seniorității poate fi pronunțată și după momentul la care marca a făcut obiectul renunțării sau a expirat, cu condiția ca anularea mărcii care stă la baza invocării seniorității sau decăderea din drepturi a titularului acesteia să fi putut fi pronunțată la momentul renunțării sau expirării. În acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.

Art. 61.

(1) Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe calea administrativ-jurisdicțională facultativă corespunzător art. 52 din Constituția României, republicată, la OSIM se poate soluționa de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai cărei membri au ca atribuții doar soluționarea cererilor de anulare și decădere, fără a fi implicați în nicio altă procedură desfășurată la nivelul OSIM în privința mărcilor și fără a interfera cu activitatea Comisiei de contestații din cadrul OSIM, formată din trei membri cu experiență în domeniul juridic, potrivit procedurii prevăzute în capitolul IX.

(2) Hotărârile motivate ale comisiei prevăzute la alin. (1) se comunică părților în termen de 3 luni de la pronunțare și pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București.

(3) Hotărârea Tribunalului București de soluționare a contestației prevăzute la alin. (2) este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.